Изменение срока действия патента может оказаться под угрозой после пересмотра закона

Jul 15, 2023

Решение Федерального округа, принятое на этой неделе, подтверждает, что патенты с корректировкой срока действия могут быть признаны недействительными ранее истекающими патентами в том же семействе патентов в соответствии с доктриной двойного патентования по типу очевидности (ODP). Это постановление важно для владельцев патентов, которые сначала получают претензии, охватывающие один аспект их изобретения, получают корректировку срока действия патента (PTA) из-за задержек Патентного ведомства с этой первой заявкой, а затем патентуют дополнительные изобретения, раскрытые в исходной заявке в продолжениях. Решение Cellect означает, что эти более поздние заявки могут аннулировать PTA основного патента и сократить срок его действия.

Патентным специалистам следует внимательно следить за этим случаем. Петиции о повторном слушании должны быть поданы 12 октября 2023 г., а заключения amicus — 26 октября 2023 г. Компаниям также следует пересмотреть свои стратегии патентного преследования, чтобы снизить риск внутрисемейных проблем с ODP и свести к минимуму свою зависимость от PTA, когда другие варианты доступны.

Доктрина двойного патентования обычно запрещает заявителю получать более одного патента на одно и то же изобретение. ODP представляет собой принятое судьей расширение доктрины двойного патентования, которая запрещает патенту с более поздним сроком действия иметь притязание, которое «патентованно неотличимо» от притязания в патенте, срок действия которого истекает раньше.

ODP берет свое начало в конце 1800-х годов, когда срок действия патента в США измерялся с даты его выдачи. В рамках старой системы изобретатели теоретически могли расширить свою исключительность, подав несколько заявок, в которых утверждались очевидные вариации одного и того же объекта. Патенты могли быть выданы в разное время, что давало изобретателю более длительную монополию. Суды создали ODP, чтобы избежать такого рода предполагаемого потенциала для игры.

Однако у ODP есть предохранительный клапан. Если заявитель имеет два патента на нечеткие изобретения, заявитель может подать окончательный отказ от ответственности, чтобы срок действия патентов истекал в один и тот же день. Если патентообладатель подает заявление об отказе от ответственности до истечения срока действия патента, срок действия которого истекает раньше, это устраняет ODP. Но после истечения срока действия первого патента терминальный отказ от ответственности больше невозможен — ODP просто делает патент, срок действия которого истекает позже, недействительным. Таким образом, окончательные отказы от ответственности полезны для защиты патентов, срок действия которых истекает позже, но за них может стоить ценный срок действия патента.

Конгресс провел несколько реформ, которые повлияли на срок действия патентов в 1980-х и 1990-х годах. Во-первых, в 1984 году Конгресс санкционировал продление срока действия патента (PTE) для компенсации владельцам фармацевтических патентов за срок действия патента, который фактически был потерян в процессе проверки FDA. Затем, в 1995 году, Конгресс привязал срок действия патента к моменту подачи изобретателем первой патентной заявки, а не к моменту выдачи патента. Поскольку время рассмотрения патентной заявки теперь будет уменьшать срок действия патента, Конгресс также создал PTA, чтобы компенсировать изобретателям время, потерянное из-за чрезмерных задержек со стороны Патентного ведомства. PTA и PTE означают, что патенты, относящиеся к одной и той же исходной заявке, могут иметь разные даты истечения срока действия.

Эти реформы породили вопрос, на который потребовалось более двух десятилетий, чтобы ответить: какую роль ODP играет в этом новом режиме? Несмотря на то, что срок действия разных патентов на связанные изобретения может истекать в разное время, различия обычно обусловлены разрешенными законом изменениями и расширениями (PTA и PTE), а не игровым мастерством. Федеральный округ подтвердил в 2007 году (и снова в 2018 году), что различия в сроках годности, вызванные PTE, не вызывают ODP, но взаимодействие между PTA и ODP было менее определенным.

Начиная с 2014 года Федеральный округ намекнул, что может рассматривать PTA иначе, чем PTE. С тех пор несколько районных судов занялись этим вопросом и пришли к разным выводам. Но до рассмотрения дела In re Cellect ни одно дело не представляло этот вопрос в Федеральном округе в полной мере.

Cellect — это семейство из пяти патентов, касающихся датчиков изображения. Все патенты восходят к одной и той же первоначальной заявке, поэтому, если бы не PTA, срок их действия истек бы одновременно. Но четыре из пяти патентов имели PTA, и только последний поданный патент не имел его.